Propriedade Industrial

Question 1

São patenteáveis o todo ou parte dos seres vivos?

Answer 1

Não, exceto microrganismos transgênicos que:

• atendam aos requisitos legais de patenteabilidade
• não sejam mera descoberta

Question 2

O que é assegurado à pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País?

Answer 2

Será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

Question 3

Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado com base em que marco temporal?

Answer 3

O direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Question 4

De que forma poderá ser requerida a patente uqando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas?

Answer 4

A patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

Question 5

Quais os requisitos para que uma invenção seja patenteável?

Answer 5

• novidade,
• atividade inventiva
• aplicação industrial.

Question 6

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com quais propósitos?

Answer 6

• produto objeto de patente;
• processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Question 7

É assegurado ao titular da patente o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto ocorrida antes da concessão da patente?

Answer 7

Sim, entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Question 8

O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, possui algum tipo de limitação?

Answer 8

Sim. Está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41 da LPI, que dispõe sobre a extensão da proteção conferida pela patente.

Question 9

De que forma será determinada a extensão da proteção conferida pela patente?

Answer 9

Será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.

Question 10

O que define uma invenção ou modelo de utilidade como novos?

Answer 10

Quando não compreendidos no estado da técnica.

Question 11

O que se entende por estado da técnica?

Answer 11

O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

Question 12

Qual a peculiaridade da proteção legal a marca notoriamente conhecida?

Answer 12

A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

Question 13

Há diferença entre marca de alto renome e marca notoriamente conhecida? Quais são?

Answer 13

Sim.

• Marca de alto renome
  
  • requer registro no INPI
  • goza de proteção em todos os ramos de atividade
  • caráter nacional
• Marca notoriamente conhecida
  
  • independe de registro
  • goza de proteção somente no ramo de atividade
  • caráter internacional

Question 14

A decisão administrativa de reconhecimento de uma marca como sendo de alto renome possui eficácia ex tunc (retroativa)?

Answer 14

Não.

A decisão administrativa do INPI, reconhecendo o alto renome de uma marca, tem apenas efeitos prospectivos.

O alto renome de uma marca não tem o condão de atingir as marcas já depositadas à data em que publicada a decisão administrativa que o reconheceu, salvo se o depositante tiver agido de má-fé.

STJ. 3ª Turma. REsp 1893426/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 08/06/2021.

Question 15

O que é patente mail box?

Answer 15

As patentes mailbox (assim denominadas porque foram recebidas pelo INPI por meio de caixa postal) referem-se aos pedidos de patentes de produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura depositados entre 1.º de janeiro de 1995 (data em que entrou em vigor o Acordo TRIPS) e 14 de maio de 1997 (data em que entrou em vigor a LPI). Embora a legislação anterior (Lei 5.772/1971) não admitisse tais patentes, o país já estava obrigado a conferir essa proteção desde a aprovação do Acordo TRIPS. Por esse motivo, o parágrafo único do art. 229 da LPI dispôs que aos referidos pedidos aplicar-se-ia os critérios de patenteabilidade desta lei.

Considerando que muitos dos pedidos mailbox levaram mais de 10 anos para serem analisados, o INPI aplicou a regra do parágrafo único do art. 40, que garante o prazo mínimo de 10 anos de proteção após a concessão. No entanto, como o caput do art. 229 limita o prazo a 20 anos da data do depósito, o INPI recentemente revisou seus atos e ingressou com diversas ações para reduzir o prazo de validade de centenas de patentes mailbox, obtendo êxito em várias delas no TRF da 2.ª Região.

Conforme jurisprudência firmada recentemente pelo STJ (Resp 1721711/RJ), o prazo de vigência será de 20 anos contados da data do depósito.

Question 16

O que é marca e qual a sua peculiaridade no Brasil?

Answer 16

Segundo a Lei de Propriedade Industrial (Lei n° 9.279/96), a marca constitui um sinal distintivo de percepção VISUAL que individualiza produtos e/ou serviços.

Vê-se que no Brasil a marca deve ser identificável somente pela visão, de modo que não abarca sinais olfativos, de paladar, sonoros, etc.

Question 17

Exige-se prova do dano moral em caso de uso indevido de marca devidamente registrada junto ao INPI?

Answer 17

Não. É entendimento consolidade do STJ que, em se tratando de uso indevido de marca devidamente registrada no INPI, os danos morais prescindem de prova.

Question 18

Quais os pressupostos de caracterização da concorrência desleal em caso de imitação de merca?

Answer 18

Segundo Carlos Alberto Bittar, são eles:

• Desnecessidade de dolo ou fraude, bastando a culpa do agente
• Desnecessidade de verificação do dano em concreto
• Necessidade de existência de colisão de interesses, consubstanciada na identidade do negócio e no posicionamento em um mesmo âmbito territorial
• Necessidade de clientela, mesmo em potencial que se quer, indevidamente, captar
• Ato ou procedimento suscetível de repreensão

Question 19

O que é modelo de utilidade e quais requisitos para sua patenteabilidade?

Answer 19

É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Question 20

Programas de computador em si podem ser considerados invenção ou modelo de utilidade?

Answer 20

Não.

Question 21

Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos podem ser considerados invenção ou modelo de utilidade?

Answer 21

Não, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal.

Question 22

Qual o prazo de vigência do registro da marca?

Answer 22

10 anos contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

Question 23

Quais as causas de extinção da patente?

Answer 23

• pela expiração do prazo de vigência;
• pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
• pela caducidade;
• pela falta de pagamento da retribuição anual
• Inexistência de representante legal no Brasil, se o titular é domiciliado ou sediado no exterior.

Question 24

O que é marca de certificação?

Answer 24

É aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Question 25

Quais as causas da caducidade do registro de marca?

Answer 25

Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse (ou de ofício pelo INPI) se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

• o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
• o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

A caducidade não ocorrerá se o desuso se der por razões legítimas, cabendo ao titular o prazo de 60 dias para se manifestar provando o uso da marca ou demonstrando as razões legítimas do desuso.

Question 26

A patente somente pode ser requerida pelo autor da invenção/modelo de utilidade?

Answer 26

Não. É possível a requisição pelos herdeiros, sucessores, cessionário ou a quem a lei/contrato de trabalho determinar que pertença a titularidade.

Question 27

Os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis ou imóveis?

Answer 27

Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

Question 28

A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos podem ser imediatamente registradas novamente?

Answer 28

Não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

Question 29

O desenho industrial é passível de patente?

Answer 29

Não. Somente de registro.

Question 30

O que se entende por degeneração da marca?

Answer 30

É o fenômeno por meio do qual a marca perde sua função distintiva, passando a se confundir com o próprio produto ofertado no mercado. Em outras palavras, a marca deixa de ser distintivo e passa a ser descritivo do produto.

Exemplo: bombril passou a ser sinônimo de palha de aço.

Nesses casos, a regra da exclusividade decorrente do registro poderá ser mitigada, como forma de proteger a concorrência e o mercado em geral.

Question 31

O que se entende por diluição de marca?

Answer 31

A diluição, no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos.

Exemplo: determinada marca X que se tornou conhecida por se referir a determinado refrigerante. Tempos depois, a marca X também passa a ser utilizada, por terceiros, para designar artigos de papelaria, e depois, por terceiros, para casa de espetáculos, para artigos para animais, e assim por diante. A marca X, que antes remetia o consumidor direta e imediatamente a refrigerantes, paulatinamente se torna referência de várias outras coisas, sendo o refrigerante apenas uma delas.

Question 32

A proteção contra a diluição é aplicável a toda e qualquer marca?

Answer 32

Não. Para o STJ, a proteção contra a diluição é restrita às marcas consideradas de alto renome, e desde seu reconhecimento pelo INPI (que possui efeitos tão somente prospectivos).

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Question 33

Qual o princípio que rege o registro de nomes de domínio na internet no Brasil? Tal princípio constitui óbice ao titular de marca ou nome empresarial anteriormente registrado?

Answer 33

Rege-se pelo princípio “First come, first served”, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro.

Tal princípio não impede que o titular da marca ou nome empresarial anteriormente registrada conteste a legitimidade do registro do nome do domínio na internet, todavia é imprescindível a demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso.

Question 34

Quais as duas condições elencadas pelo STJ para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca — que possui proteção nacional?

Answer 34

As condições são, nessa ordem:

• que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional;
• que a reprodução ou imitação seja suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.

Question 35

Quais as finalidades das formas de proteção ao uso das marcas e do nome empresarial?

Answer 35

Dupla finalidade:

• proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação;
• evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

Question 36

No caso de colidência entre denominações e marcas de sociedades empresárias diversas, de que forma o conflito deverá ser dirimido?

Answer 36

Não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional:

• o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e
• o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários

Question 37

É permitida a veiculação de propaganda em que sejam comparados produtos ou serviços concorrentes?

Answer 37

Sim, desde que:

• preços sejam próximos
• o objetivo principal da comparação seja esclarecer o consumidor
• as informações veiculadas devem ser verdadeiras e objetivas, não induzindo o consumidor a erro
• não deprecie o produto ou a marca, tampouco seja abusiva;
• os produtos e marcas comparados não sejam passíveis de confusão

Question 38

Em que momento se reputa concedida a patente?

Answer 38

Na data da publicação do respectivo ato, o que acontecerá depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta -patente.

Question 39

O pedido de patente será mantido em sigilo?

Answer 39

Sim, durante 18 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado.

Todavia, o pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito à referida publicação.

Question 40

Por quanto tempo vigorará a patente de invenção?

Answer 40

20 anos contados da data de depósito.

Question 41

Por quanto tempo vigorará a patente de modelo de utilidade?

Answer 41

15 anos contados da data de depósito.

Question 42

É inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96?

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Answer 42

Sim, segundo o STF, em razão dos seguintes argumentos:

• ofensa à segurança jurídica
• ofensa à temporalidade da patente
• violação da função social da propriedade intelectual
• violação da livre concorrência e da defesa do consumidor
• violação da duração razoável do processo e da eficiência da administração pública

STF. Plenário. ADI 5529/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 12/5/2021 (Info 1017).

Question 43

Qual o prazo para pagamento e comprovação da retribuição relativa à concessão de patente?

Answer 43

O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Question 44

Quais os requisitos para o registro do desenho industrial?

Answer 44

• novidade;
• originalidade;
• aplicação industrial;
• licitude (ou desimpedimento).

Question 45

A divulgação em público de desenho industrial antes de seu registro retira-lhe o requisito da novidade por inseri-lo no estado da técnica?

Answer 45

Não necessariamente. A despeito do requisito da novidade estar atendido quando o desenho não for compreendido no estado da técnica, que é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, há ressalva legal no sentido de que não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industral cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reinvindicada.

Question 46

A divulgação de invenção ou modelo de utilidade antes do depósito do pedido de patente retira-lhes a novidade por inseri-los no estado da técnica?

Answer 46

Não se tal divulgação ocorrer durante os 12 meses que precederem a data do depósito ou da prioridade do pedido de patente.

Question 47

Qual o prazo para resposta do réu nas ações de nulidade de patente?

Answer 47

60 dias.

Question 48

Qual o prazo de vigência do registro de desenho industrial?

Answer 48

10 anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada.

Question 49

Quem é legitimado e qual o prazo para dar causa à instauração de processo administrativo de nulidade da patente?

Answer 49

O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Question 50

O processo de nulidade restará prejudicado caso seja extinta a patente?

Answer 50

Não. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Question 51

Cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca?

Answer 51

Não. Art. 212, parágrafo 2o, da LPI.

Question 52

O empregado será titular de patente de invenção ou modelo de utilidade quando requerida após a extinção do vínculo empregatício?

Answer 52

Há presunção relativa de que a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício, tenha sido desenvolvida na vigência do contrato de trabalho.

Question 53

Cabe recurso das decisões do Presidente do INPI?

Answer 53

Não. Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Question 54

O que é indicação de procedência e denominação de origem?

Answer 54

• indicação de procedência: nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.
  
  • Ex: Franca/SP (sapatos)
• denominação de origem: nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
  
  • Ex: Região de Vinhedo/SP (vinhos e vinícolas).

Question 55

O depositante do pedido de patente poderá efetuar alterações neste?

Answer 55

Sim, para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Question 56

As ações de nulidade de patente e os litígios judiciais sobre a validade ou a defesa de direitos protegidos por patentes têm como foro necessário a justiça federal?

Answer 56

Somente as ações de nulidade de patente, casos em que o INPI, quando não for autor, intervirá no processo.

Question 57

Marca que empregue sinal ou expressão apenas como meio de propaganda é suscetível de registro no INPI?

Answer 57

Não.

• Art. 124. Não são registráveis como marca:*
• (…)*
• VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;*

Question 58

A marca de alto renome é exceção ao princípio da especialidade? Explique.

Answer 58

Sim. Em regra, o princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

Ocorre que as marcas de alto renome são exceções ao princípio da especialidade, pois gozam de proteção inclusive fora do ramo do serviço ou produto em que registradas.

Exemplos de marcas já declaradas pelo INPI como sendo de alto renome: Pirelli®, Kibon®, Natura®, Moça®, Chica Bon®, Banco do Brasil®, Diamante Negro®, Nike®, Sadia®.

Question 59

O que é “marketing de emboscada” (ambush marketing” ou “marketing parasitário”?

Answer 59

Trata-se de prática comercial que vai de encontro aos direitos de exclusividade adquiridos por patrocinadores ou colaboradores e que ocorre quando uma marca tenta se vincular, de modo indevido, direta ou indiretamente, a determinado evento, seja por meio de anúncios ou de promoções, como a distribuição de ingressos ou o uso de denominações da competição.

Question 60

Pode ser registrável como marca o nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros?

Answer 60

Não, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.

• Art. 124. Não são registráveis como marca:*
• (…)*
• XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros,* salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores**;

Exemplo: o Hospital Albert Einstein obteve autorização do filho do físico.

Question 61

Se um nome civil, ou patronímico, for registrado como marca, com autorização do titular ou sucessores, para determinada atividade, é possível utilizá-lo em outra?

Ex: o Hospital Albert Einstein quer utilizar a marca “Albert Einstein” para criar uma escola.

Answer 61

Não, salvo se houver nova autorização, na forma do art. 124, XV, da Lei n° 9.279/96.

Segundo o STJ, para que um nome civil, ou patronímico, seja registrado como marca, impõe-se a autorização pelo titular ou sucessores, de forma limitada e específica àquele registro, em classe e item pleiteados.

STJ. 4ª Turma. REsp 1.354.473-RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 05/10/2021 (Info 712).

Question 62

O que se entende por diluição de marca?

Answer 62

A diluição, no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos.

É o caso, por exemplo, de determinada marca X que se tornou conhecida por se referir a determinado refrigerante. Tempos depois, a marca X também passa a ser utilizada, por terceiros, para designar artigos de papelaria, e depois, por terceiros, para casa de espetáculos, para artigos para animais, e assim por diante. A marca X, que antes remetia o consumidor direta e imediatamente a refrigerantes, paulatinamente se torna referência de várias outras coisas, sendo o refrigerante apenas uma delas.”

Question 63

O que é a licença compulsória prevista na Lei de Propriedade Industrial?

Answer 63

Prevista na Convenção da União de Paris e nos arts. 68 a 74 da LPI.

Será determinada, em linhas gerais, para:

• sancionar o titular da patente, sobretudo quando não estiver explorando adequadamente a patente (abuso ou desuso).
  
  • entende-se que é uma medida menos drástica do que simplesmente declarar, de pronto, a caducidade da patente, já que o titular poderá, ainda, receber royalties.
• ou atender a imperativos de ordem pública

Question 64

As licenças compulsórias poderão ser concedidas com exclusividade? Admite-se o sublicenciamento?

Answer 64

Serão concedidas sempre SEM exclusividade, NÃO SE ADMITINDO o sublicenciamento.

Question 65

Em que hipótese e após quanto tempo decorrido da primeira licença compulsória haverá caducidade da patente, declarada de de ofício ou a requerimento?

Answer 65

Após 2 anos, se esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.

Question 66

O contrato de licença para uso da marca produz efeitos em relação a terceiros se averbado aonde?

Answer 66

No INPI.

• Art. 62. O contrato de licença deverá ser* averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.
• § 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.*
• § 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.*

Question 67

Pessoa jurídica de direito público pode requerer o registro de marca? E pessoa física?

Answer 67

Sim.

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

Question 68

Art. 128, § 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por ________________.

Answer 68

pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.