Merkenrecht jurisprudentie

Question 1

HvJ Doublemint

Answer 1

De inschrijving van een woord als merk moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt

Question 2

HvJ Biomild

Answer 2

Een combinatie van twee beschrijvende woorden is ook beschrijvend, “tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen”. Het is “irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de waren of diensten kunnen worden aangeduid

Question 3

HvJ Vorsprung durch Technik

Answer 3

Een slagzin die “getuigt van een zekere originaliteit en pregnantie, waardoor hij gemakkelijk te memoriseren is” kan een merk zijn

Question 4

HR Bach Flower Remedies

Answer 4

Nu noch de Richtlijn, noch het Protocol tot wijziging van de toenmalige BMW op dit punt overgangsbepalingen kent, zal voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk de feitelijke situatie ten tijde van het depot in aanmerking moeten worden genomen, doch met toepassing van het [Europese merken]recht zoals dat op het moment van de beoordeling geldt

Question 5

HvJ Henkel

Answer 5

Een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, volstaat niet. Een merk daarentegen dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen

Question 6

HvJ Philips/Remington

Answer 6

Een vorm kan niet als merk worden ingeschreven “indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten

Question 7

HvJ Benetton/G-Star; Elwood spijkerbroek

Answer 7

de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, [kan geen merk vormen], wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.

Question 8

HvJ Hauck/Stokke

Answer 8

Het begrip „vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” mag immers niet enkel worden beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben, op gevaar af van geen betrekking te hebben op waren die, naast een belangrijk esthetisch element, wezenlijke functionele kenmerken hebben”. Het kan ook van toepassing zijn “op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven

Question 9

HvJ Nestlé/Cadbury; Kit Kat

Answer 9

De bepaling op grond waarvan de inschrijving kan worden geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, “ziet op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd

Question 10

HvJ Libertel/BMB

Answer 10

Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is

Question 11

HvJ Heidelberger Bauchemie

Answer 11

Abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, kunnen een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, op voorwaarde dat:
– wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en
– de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt

Question 12

HvJ Sieckmann; geurmerk

Answer 12

In geval van een olfactorisch teken voldoet noch een scheikundige formule, noch
een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster noch een
combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling

Question 13

HvJ Shield Mark; klankmerk Für Elise

Answer 13

Een klank kan als merk worden ingeschreven wanneer “teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties

Question 14

HvJ Dyson

Answer 14

Merkaanvraag die “betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger” is geen ’teken’

Question 15

HvJ Chiemsee

Answer 15

Een geografische benaming kan als merk worden ingeschreven, “indien zij na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (inburgering)

Question 16

HvJ Have a break

Answer 16

Een merk kan onderscheidend vermogen […] verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk

Question 17

HvJ Bovemij/BMB; Europolis

Answer 17

Inschrijving op grond van inburgering is alleen mogelijk “indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Benelux gebied waar een weigeringsgrond bestaat”

Question 18

HvJ Oberbank en Santander

Answer 18

opinieonderzoek [mag] niet de enige doorslaggevende factor […] zijn op basis waarvan tot de conclusie kan worden gekomen dat sprake is van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen”. (ov. 48) “in het kader van een nietigheidsprocedure die betrekking heeft op een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, [dient] bij de beoordeling of dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, […] te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk

Question 19

HvJ Google France 1

Answer 19

De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, maakt geen gebruik van dat teken in de zin van artikel 5 leden 1 en 2 van de richtlijn of artikel 9 lid 1 van de verordening

Question 20

HvJ Specsavers/Asda

Answer 20

wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van deze bepaling”.

Anderzijds is hierbij ook relevant “dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een relevante omstandigheid zijn bij de beoordeling of voor het gebruik van dat teken een „geldige reden” bestaat”

Question 21

HvJ LTJ Diffusion/Sadas; Arthur & Félicie

Answer 21

Artikel 5 lid 1 sub a [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.”

Question 22

HvJ Adam Opel/Autec

Answer 22

Bijgevolg kan het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen op grond van artikel 5 lid 1 sub a van de richtlijn alleen dan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de (overige) functies van dat merk”. “opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal” vormt geen aantasting van de herkomstfunctie.

De houder van het merk kan zich niet op grond van art. 5 lid 1 sub a van richtlijn 89/104 verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen

Question 23

HvJ Puma/Sabel

Answer 23

Het criterium ‘gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk’, […] moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren

Question 24

HvJ Canon/Cannon

Answer 24

“[‘sub b’] moet aldus worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.”

Question 25

HvJ Lloyd/Klijssen; Lloyd/Loint’s

Answer 25

Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de [Merkenrichtlijn] kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is.”

Question 26

HvJ Picasso/Picaro

Answer 26

begripsmatige verschillen kunnen in bepaalde omstandigheden opwegen tegen de visuele en fonetische overeenkomsten tussen de betrokken tekens

Question 27

HvJ Life/Thomson Life

Answer 27

Er kan bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten bestaan “wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt

Question 28

HvJ Carbonell/La Espanola

Answer 28

Na een gedetailleerde vergelijkende analyse van de conflicterende merken op visueel vlak, heeft het Gerecht vervolgens vastgesteld dat het geheel van elementen die de twee betrokken merken gemeen hebben, een globale visuele indruk van grote overeenstemming creëerde, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert, waardoor bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van deze merken ontstaat.”

Question 29

HvJ Google France 2

Answer 29

Gebruik van andermans merk als Adword is verboden “wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde

Question 30

HvJ General Motors/Yplon; Chevy

Answer 30

In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.’ ‘hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld.”

Question 31

HvJ Pago/Tirolmilch

Answer 31

wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap” en “gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, [kan] het grondgebied van de betrokken lidstaat […] worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

Question 32

HvJ Iron & Smith/Unilever; Impulse/Be impulsive

Answer 32

“Wanneer een ouder gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, dat in voorkomend geval kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat, die niet noodzakelijk de lidstaat is waar een verzoek om inschrijving van een jonger nationaal merk is ingediend, moet worden aangenomen dat dit merk bekend is in de Europese Unie”.

Wanneer “het oudere gemeenschapsmerk onbekend is bij het relevante publiek van de lidstaat waar is verzocht om inschrijving van het jongere nationale merk, [laat], het gebruik van dit nationale merk in beginsel niet toe […] om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere gemeenschapsmerk”. Maar er kan dan wel sprake van zijn dat “een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek het oudere gemeenschapsmerk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk

Question 33

HvJ Davidoff/Gofkid

Answer 33

Op dit punt is voor het Hof niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten

Question 34

HvJ Adidas/Fitnessworld

Answer 34

Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2, van de [Merkenrichtlijn], moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.

Question 35

HvJ Intel/Intelmark

Answer 35

Het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt

Question 36

HvJ Interflora/Marks & Spencer

Answer 36

Om de houder van het bekende merk doeltreffend tegen dit type afbreuk te beschermen, moeten artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus worden uitgelegd dat die merkhouder elk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk waardoor het onderscheidend vermogen van dit merk wordt verzwakt, kan verbieden, zonder dat hij het einde van het proces van verwatering, te weten het volledige verlies van het onderscheidend vermogen van het merk, hoeft af te wachten

Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een ‘geldige reden’ in de zin van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn]

Question 37

HvJ Environmental Manufacturing/OHIM; Wolf

Answer 37

Het is juist dat [de Merkenverordening] en de rechtspraak van het Hof niet eisen dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, maar ook het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk aanvaarden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen. Dergelijke gevolgtrekkingen mogen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar [moeten] berusten op „een waarschijnlijkheidsanalyse […] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval

Question 38

HvJ L’Oréal/Bellure

Answer 38

Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE), moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend.

Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden

Question 39

HvJ Leidseplein/Red Bull; The Bulldog

Answer 39

de houder van een bekend merk [kan] uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht […] worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is

Question 40

HvJ Robeco/Robelco

Answer 40

een lidstaat [mag], indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk […] beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk